2012年3月16日 星期五


2-1-1   專利之進步性判斷是涉及有主觀的爭議

發明專利實體審查基準 第二篇第三章  專利要件(2004)
1. 產業利用性
2. 新穎性
3. 進步性
4. 先申請原則




3. 進步性
3.1前言
專利制度係授予申請人專有排他之專利權,以鼓勵其公開發明,使公眾能利用該發明之制度;對於先前技術並無貢獻之發明,並無授予專利之必要。因此,申請專利之發明為該發明所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成者,不得取得發明專利(專22.IV)。
3.2進步性之概念
雖然申請專利之發明與先前技術有差異,但該發明之整體係該發明所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時,稱該發明不具進步性。
進步性係取得發明專利的要件之一,申請專利之發明是否具進步性,應於其具新穎性(包括擬制喪失新穎性)之後始予審查,不具新穎性者,無須再審究其進步性。
3.2.1該發明所屬技術領域中具有通常知識者
該發明所屬技術領域中具有通常知識者,係一虛擬之人,具有該發明所屬技術領域中之通常知識及執行例行工作、實驗的普通能力,而能理解、利用申請日(主張優先權者為優先權日)之前的先前技術。通常知識之意義參照第一章1.4.1.3「並可據以實施」。若所欲解決之問題能促使該發明所屬技術領域中具有通常知識者在其他技術領域中尋求解決問題的技術手段,則其亦具有該其他技術領域中之通常知識及執行例行工作、實驗的普通能力。
3.2.2先前技術
審查進步性時之先前技術為專利法第二十二條第一項所列兩款情事:申請前已見刊物、已公開使用或已為公眾所知悉之技術,有關之概念參照本章2.2.1「先前技術」。該先前技術不包括在申請日及申請日之後始公開或公告之技術,亦不包括專利法第二十三條所規定申請在先而在申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案。應注意者,原則上審查進步性時之先前技術應屬於該發明所屬或相關之技術領域,但若不相關之技術領域中的先前技術與申請專利之發明有共通的技術特徵時,該先前技術亦適用,參照本章3.4.1「進步性之判斷步驟」之(3)
3.2.3輕易完成與顯而易知
該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據一份或多份引證文件中揭露之先前技術,並參酌申請時的通常知識,而能將該先前技術以轉用、置換、改變或組合等方式完成申請專利之發明者,該發明之整體即屬顯而易知,應認定為能輕易完成之發明。顯而易知,指該發明所屬技術領域中具有通常知識者以先前技術為基礎,經邏輯分析、推理或試驗即能預期申請專利之發明者。顯而易知與能輕易完成為同一概念。
3.2.4引證文件
審查進步性時,得作為判斷申請專利之發明是否具備專利要件之引證文件的有關規範準用本章2.2.2「引證文件」所載之內容。應注意者,其中,實質上隱含的內容,指該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌申請時的通常知識,能直接且無歧異得知的內容(審查新穎性時則須參酌引證文件公開時的通常知識)。
3.3進步性之審查原則
進步性之審查應以每一請求項中所載之發明的整體為對象,亦即將該發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效作為一整體予以考量,逐項進行判斷。有關逐項審查之審查原則準用本章2.3.1「逐項審查」所載之內容。
審查進步性時,得以多份引證文件中之全部或部分技術內容的組合,或一份引證文件中之部分技術內容的組合,或引證文件中之技術內容與其他形式已公開之先前技術內容的組合,判斷申請專利之發明是否能輕易完成。惟前述技術內容的組合,在請求項的申請日(主張優先權者為優先權日),對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言,必須是明顯(obvious)的情況下,始得為之。
技術內容的組合對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否明顯,應依下列事項決定之:
(1)就發明所欲解決之問題而言,引證文件的技術內容是否促使該發明所屬技術領域中具有通常知識者將其所揭露的技術內容組合在一起。若兩技術內容所揭露之必要技術特徵先天即不相容,則其技術內容的組合並非明顯。
(2)就技術領域而言,引證文件的技術內容是否屬於相關的技術領域。若兩技術分屬不相關的技術領域,通常其技術內容的組合並非明顯。
(3)就組合之動機而言,若該發明所屬技術領域中具有通常知識者有合理的動機組合一份文件中之多項技術內容,則其技術內容的組合係屬明顯。例如一先前技術與教科書或工具書所揭露之技術內容的組合,或一份文件與其內容已明確敘及之另一份文件或已明確敘及以其他形式公開揭露之技術內容的組合(在解釋用語或技術特徵的情形下,這兩種情事亦被視為屬於單一引證文件,參照本章2.3.2單獨比對),或一份文件與該領域中之通常知識的組合。
3.4進步性之判斷基準
進步性之審查應以每一請求項中所載之發明的整體為對象,若該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據申請日(主張優先權者為優先權日)之前的先前技術,判斷該發明為顯而易知時,即應認定該發明為能輕易完成者,不具進步性。若申請人提供輔助性證明資料,得參酌輔助性證明資料予以判斷。判斷請求項中所載之發明是否具進步性時,得參酌說明書、圖式及申請時的通常知識,以理解該發明
3.4.1進步性之判斷步驟
請求項中所載之發明是否具進步性,通常得依下列步驟進行判斷:
.步驟1:確定申請專利之發明的範圍;
.步驟2:確定相關先前技術所揭露的內容;
.步驟3:確定申請專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準;
.步驟4:確認申請專利之發明與相關先前技術之間的差異;
.步驟5:該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時的通常知識,判斷是否能輕易完成申請專利之發明的整體。
依據上述步驟判斷進步性時,應注意下列事項:
(1)相關先前技術所揭露的內容,指多份引證文件中之全部或部分技術內容的組合,或一份引證文件中之部分技術內容的組合,或引證文件中之技術內容與其他形式已公開之先前技術內容的組合,包含形式上明確記載的內容及形式上雖然未記載但實質上隱含的內容。
(2)若該發明所屬技術領域中具有通常知識者利用其他相關技術領域中之技術手段能解決申請專利之發明所欲解決之問題時,則其亦具有該其他相關技術領域中之通常知識及執行例行工作、實驗的普通能力。
(3)確定相關先前技術時,應考量下列事項:
(a)申請專利之發明與先前技術在技術領域的關連性;
(b)申請專利之發明與先前技術在所欲解決之問題的關連性;
(c)申請專利之發明與先前技術在功能或特性上的關連性;
(d)從先前技術可預測申請專利之發明的合理程度。
相關先前技術與申請專利之發明通常必須屬於相同或相關的技術領域,兩者所欲解決之問題相近,而有共通的技術特徵;即使兩者所屬之技術領域不相同或不相關,只要兩者有共通的技術特徵,而能發揮申請專利之發明的功能時,亦得認定為相關先前技術。
(4)依前述步驟5判斷進步性時,應以申請專利之發明的整體為對象,若發明之個別技術特徵的組合在功能上並無關連時,則得就各個技術特徵與先前技術分別比對。
(5)依前述步驟5判斷進步性時,申請專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者基於申請時的通常知識及相關先前技術,認定會促使其轉用、置換、改變或組合該先前技術所揭露之內容而構成申請專利之發明者,應認定該發明能輕易完成。
(6)依前述步驟4所得到之差異有下列情形之一時應認定申請專利之發明能輕易完成,不具進步性:
a.具有差異之技術特徵係自相關先前技術轉用者
若具有差異之技術特徵係由某一技術領域之先前技術轉用至其他技術領域,且未產生無法預期的功效者,即屬相關先前技術之轉用(參照本章3.5.2「轉用發明」)
b.具有差異之技術特徵係屬通常知識之等效置換
具有差異之技術特徵為該發明所屬技術領域中具有通常知識者利用申請時的通常知識即能予以置換,且未產生無法預期的功效者,即屬等效置換
c.具有差異之技術特徵為相關先前技術中所建議之技術
若相關先前技術中未明確記載該具有差異之技術特徵,但該技術特徵屬於該先前技術所揭露之範圍者。例如為解決問題,相關先前技術已揭露技術特徵的電位必須高於鐵離子,雖然所記載之實施例未包含鉛,但由於鉛的電位高於鐵係已知之事實,在其他先前技術並未指出鉛不適於應用在該發明的情況下,且該發明未產生無法預期的功效時,應認定申請專利之發明中所載的鉛屬於相關先前技術中所建議之技術。
3.4.2進步性的輔助性判斷因素(secondary consideration
申請專利之發明是否具進步性,主要係依前述進步性之判斷步驟進行審查;若申請人提供輔助性證明資料支持其進步性時,應一併審酌。
3.4.2.1發明具有無法預期的功效
無法預期的功效包含產生新的性質或在數量上的顯著變化。若申請專利之發明對照先前技術具有無法預期的功效,而其係請求項中界定該發明之技術特徵所導致時,該無法預期的功效得佐證該發明並非能輕易完成因此,即使申請時的通常知識或先前技術會促使該發明所屬技術領域中具有通常知識者轉用、置換、改變或組合先前技術所揭露之內容而構成申請專利之發明,但若該先前技術並未揭露轉用、置換、改變或組合後會產生無法預期的功效時,則申請專利之發明仍非能輕易完成。申請專利之發明具有無法預期的功效而非能輕易完成之例參照本章3.5「相關發明之進步性判斷」。
3.4.2.2發明解決長期存在的問題
申請專利之發明解決先前技術中長期存在的問題或達成人類長期的需求者,得佐證該發明並非能輕易完成。
3.4.2.3發明克服技術偏見
申請專利之發明克服該發明所屬技術領域中具有通常知識者長久以來根深柢固之技術偏見,而採用因技術偏見而被捨棄之技術,若其能解決所面臨之問題,得佐證其並非能輕易完成。
3.4.2.4發明獲得商業上的成功
依申請專利之發明所製得之物在商業上獲得成功,若其係直接由發明之技術特徵所導致,而非因其他因素如銷售技巧或廣告宣傳所造成者,得佐證該發明並非能輕易完成。
3.5相關發明之進步性判斷
本章3.4.1「進步性之判斷步驟」中已指出,若申請時的通常知識或先前技術之揭露內容,會促使該發明所屬技術領域中具有通常知識者在面臨問題時,轉用、置換、改變或組合該先前技術所揭露之內容而完成申請專利之發明者,應認定該發明不具進步性。
本節之發明類型係依前述3.4.1(6)中之「具有差異之技術特徵」的性質予以區分,僅作為進步性判斷之舉例說明。
3.5.1開創性發明pioneer invention
開創性發明,指對於所欲解決之問題為全新的技術,毫無相關先前技術之發明。開創性發明與申請時的技術水準相比,本質上即存在技術上之開創性,故具進步性。
3.5.2轉用發明
轉用發明,指將某一技術領域之先前技術轉用至其他技術領域之發明。若轉用發明能產生無法預期的功效,或能克服該其他技術領域中前所未有但長期存在於該發明所屬技術領域中的問題,應認定該發明非能輕易完成,具進步性。
惟若轉用發明轉用相關技術領域的技術特徵,而未產生無法預期的功效,應認定該轉用發明能輕易完成,不具進步性。例如一種清潔劑之發明,其所包含的已知化合物具有已知降低水表面張力之固有性質,而該性質對於清潔劑而言係屬已知之必要性質,應認定該發明能輕易完成,不具進步性。
3.5.3用途發明
用途發明,指將已知物質或物品用於新的目的之發明。若用途發明能產生無法預期的功效,應認定該發明非能輕易完成,具進步性。例如將某殺蟲劑用作除草劑,而能產生無法預期的功效。
惟若用途發明僅是應用已知物質或物品之已知性質,而未產生無法預期的功效,應認定該發明能輕易完成,不具進步性。例如已知某潤滑劑具有冷卻之性質,將其作為屬同一技術領域中之切削液,不具進步性。
3.5.4置換、省略技術特徵及改變技術特徵關係之發明
3.5.4.1置換技術特徵之發明
置換技術特徵之發明,指將先前技術中之技術特徵置換為其他先前技術中之技術特徵的發明。若置換技術特徵之發明能產生無法預期的功效,應認定該發明非能輕易完成,具進步性。
惟若置換技術特徵之發明僅是以先前技術中具有相同功能之手段予以等效置換,而未產生無法預期的功效,應認定該發明能輕易完成,不具進步性。例如以液壓馬達驅動之抽水機發明僅將已知抽水機中之電動馬達置換為具有相同功能的已知液壓馬達,不具進步性。
此外,若為解決同一問題,以具有相同功能的已知材料置換已知物品中相對應之材料,應認定該發明能輕易完成,不具進步性。例如一種已知電線,其披覆之PE塑膠層與金屬防護層之間係以接著劑黏合,而發明僅係將該接著劑置換為另一種原本即適用於黏合塑膠與金屬之已知接著劑,應不具進步性。
3.5.4.2省略技術特徵之發明
省略技術特徵之發明,指刪減先前技術中之技術特徵,例如物品之元件或方法之步驟等之發明。若省略技術特徵之發明仍然具備原有的全部功能或能產生無法預期的功效,應認定該發明非能輕易完成,具進步性。
惟若省略技術特徵之發明喪失所省略之技術特徵的功能,應認定該發明能輕易完成,不具進步性。
3.5.4.3改變技術特徵關係之發明
改變技術特徵關係之發明,指改變先前技術中之元件形狀、尺寸、比例、位置及作用關係或步驟的順序等之發明。若改變技術特徵關係之發明能產生無法預期的功效或新的用途,應認定該發明非能輕易完成,具進步性。例如將皮帶輪之輪轂與皮帶接觸的平面改變為外凸之弧形面,使皮帶不會鬆脫,由於該功效係無法預期者,應認定該發明非能輕易完成,具進步性。
3.5.5組合發明
組合發明,指組合先前技術中複數個技術手段所構成之發明。若組合發明之技術特徵在功能上彼此相互作用而產生新的功效,或組合後之技術效果優於所有單一技術所產生之技術效果的總合,無論其技術特徵是否全部或部分為已知,均應認定該發明非能輕易完成,具進步性。例如由止痛劑及鎮定劑組合而成之醫藥發明,其中之鎮定劑本身並無止痛效果,若其能增強止痛劑之止痛效果,應認定該發明具進步性。
惟若組合發明僅是拼湊先前技術中之技術手段,而各技術特徵仍以其通常之方式作動,在功能上並未相互作用,以致組合後之技術效果僅為所有單一技術所產生之技術效果的總合者,應認定該組合發明能輕易完成,不具進步性。例如電子錶筆之發明,電子錶與筆在功能上並未相互作用,應認定該發明僅屬簡單的拼湊,不具進步性。
3.5.6選擇發明
選擇發明,指從先前技術的較大範圍中,有目的的選擇先前技術未明確揭露之較小範圍或個體作為其技術特徵之發明。選擇發明常見於化學及材料技術領域。
由於選擇發明係由較大範圍之先前技術中選擇較小範圍或個體作為發明之技術特徵,其全部或部分技術特徵必然已為先前技術所涵蓋。若選擇發明所選擇之技術特徵並未明確揭露於先前技術中,而該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌申請時的通常知識,尚無法由先前技術推導出該被選擇之技術特徵,而產生較先前技術更為顯著或無法預期的功效時,應認定該發明非能輕易完成,具進步性。例如以物質A和B在高溫下製造物質C,當溫度在50℃~130℃範圍內,物質C的產量隨溫度之增加而增加,若選擇發明設定之溫度在63℃~65℃範圍內(先前技術並未明確記載該較小範圍),而物質C之產量顯著的超過預期,應認定該發明非能輕易完成,具進步性。
若選擇發明僅是由一些具有相同可能性的技術中選出某技術特徵,例如先前技術中存在很多加熱方法,選擇發明僅在已知須加熱的化學反應中選用一種已知的電加熱法,所選出的技術並未使該發明產生無法預期的功效,應認定該發明能輕易完成,不具進步性。
若選擇發明是在可能的、有限的範圍內選擇具體的尺寸、溫度範圍或者其他參數,而該選擇為該發明所屬技術領域中具有通常知識者經由例行工作之普通手段即能得知者,例如一種已知反應方法的發明,其特徵在於限定一種惰性氣體的流速,而該流速經由普通計算即能得知者,應認定該發明能輕易完成,不具進步性。
若選擇發明係由先前技術能直接推導的選擇,例如一種改進組合物Y之熱穩定性的發明,其特徵在於定出組合物Y中某組成分X的最低含量,而該含量可由組成分X的含量與組合物Y的熱穩定性關係曲線中推導得出者,應認定該發明能輕易完成,不具進步性。
一般而言,對先前技術內容中之某些參數條件,如組成、溫度、壓力、流速等,限定其數值(量)之選擇發明,通常有下列情形:
(1)所限定之「量」的範圍在先前技術之參數條件範圍內。例如先前技術之某組成分含量範圍為525wt%,申請專利之發明的該組成分含量範圍為1015wt%
(2)所限定之「量」的範圍與先前技術之參數條件範圍有一部分重疊。例如先前技術之處理溫度範圍為20℃以下,申請專利之發明的處理溫度為17℃~25℃。
判斷這種選擇發明是否為該發明技術領域中具有通常知識者所能輕易完成,應就限定之數值範圍是否產生更為顯著的同一性質之功效或無法預期的不同性質之功效予以認定。
若選擇發明與先前技術產生同一性質之功效,且所限定之數值具備「臨界性(critical character)」的意義,即具有更為顯著的同一性質之功效,應認定該發明非能輕易完成;但若該數值不具「臨界性」的意義,應認定該發明能輕易完成。「臨界性」應以該領域於申請時之技術層次作適當的解釋。
若選擇發明與先前技術產生不同性質之功效,且無法預期時,該發明無須具備「臨界性」即可認定該發明非能輕易完成。
3.6審查注意事項
(1)進步性之審查應以申請專利之發明的整體為對象,不得僅針對發明說明或申請專利範圍中所記載之技術特徵部分或某一技術特徵。
(2)無論係偶然發現之發明或經苦心研究、試驗而完成之發明,均不影響其進步性之認定。
(3)獨立項之發明具進步性時,其附屬項當然具進步性。獨立項之發明不具進步性時,其附屬項未必不具進步性,應就所有附屬項逐項審查。
(4)進步性之審查不得以發明說明中循序漸進、由淺入深的內容所產生的「後見之明」作成能輕易完成的判斷,逕予認定發明不具進步性;而應將申請專利之發明的整體與相關先前技術進行比對,以該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌申請時的通常知識之觀點,作成客觀的判斷。
(5)審查進步性時,應確實依據所檢索之文件中所載的先前技術,認定發明是否能輕易完成。若無法引用所檢索之文件而必須以申請人所引述之相關先前技術核駁時,應敘明具體理由。
(6)認定申請專利之發明不具進步性時,原則上應檢附引證文件;若該先前技術為習知或普遍使用之資訊者,如記載於字典、教科書、工具書等,則不在此限,但應於審定書充分敘明核駁理由。
(7)申請專利之發明為新物品或新物質者,其製法及用途之發明具進步性。